Судебная защита исключительного права на использование фирменного наименования в доменном имени

Что представляет собой фирменное наименование и чем оно отличается от доменного имени? При каких условиях осуществляется судебная защита исключительных прав владельца фирменного наименования?

 Сходство фирменного наименования и обозначения, используемого в доменном имени

Прежде чем говорить об одном из основных условий противоправности использования фирменного наименования (ст. 1474 ГК РФ), остановимся на том, что представляет собой фирменное наименование, и в каком виде оно подлежит охране. Структурно фирменное наименование состоит из двух частей: помимо произвольной части оно содержит обязательную часть – указание на организационно-правовую форму юридического лица. В качестве произвольной части могут быть использованы любые, в т. ч. вымышленные, слова или словосочетания. Именно произвольная часть фирменного наименования выполняет основную индивидуализирующую функцию,[1] и, как правило, только она (дополненная суффиксом доменной зоны) используется в доменном имени (причем, в латинской транслитерации, если речь не идет о кириллической доменной зоне). При соблюдении прочих условий, о которых пойдет речь далее, юридическое лицо вправе рассчитывать на защиту своего исключительного права даже в том случае, если спорное доменное имя содержит лишь произвольную часть фирменного наименования.

Для оценки тождества и сходства наименований (фирменных наименований) судами используются те же критерии, которые применяются в сфере правовой охраны товарных знаков: для установления сходства до степени смешения суды опираются на их фонетическое (звуковое), семантическое (смысловое) и визуальное (графическое) сходство. По мнению большинства судей, очевидное различие, связанное с написанием слов русскими и латинскими буквами и обусловленное особенностями регистрации доменных имен в латинских доменных зонах в сети Интернет, не исключает такого сходства. Суффикс доменной зоны также не несет различительной нагрузки и не оказывает влияния на степень сходства. В качестве примера можно привести правовую позицию ФАС Поволжского округа, изложенную в Постановлении от 10 июля 2008 г. по делу № А12-13635/06-С24, согласно которой доменное имя «kamaz.ru» является сходным до степени смешения с сокращенным фирменным наименованием ОАО «КАМАЗ».[2] В другом случае Арбитражный суд Республики Мордовия в Решении от 23 апреля 2010 г. по делу № А39-3998/2009 счел несостоятельными доводы ответчика об отсутствии сходства между доменным именем «tpprm.ru» и сокращенным наименованием истца на русском языке «ТПП РМ», указав, что сходство до степени смешения указанных словесных обозначений очевидно и буквально. Суд кассационной инстанции согласился с выводами нижестоящего суда.[3]

Однако следует отметить, что суды не всегда готовы признавать наличие сходства между фирменными наименованиями и используемыми в доменном имени транслитерированными словесными обозначениями в случае, если те не содержат указание на организационно-правовую форму. Так, ФАС Уральского округа в Постановлении от 13 октября 2009 г. № Ф09-7738/09-С6, отказывая владельцу фирмы в защите его исключительного права, сослался, в частности, на неиспользование в спорном доменном имени букв русского алфавита, а также на отсутствие в нем указания на организационно-правовую форму. Кроме того, ФАС Уральского округа высказал неоднозначное мнение о том, что доменное имя, являясь лишь способом адресации в сети Интернет, не может в принципе индивидуализировать участников гражданского оборота, и соответственно, охраняться институтом фирменного наименования.

Наличие у нарушителя права статуса юридического лица

В силу пп. 3, 4 ст. 1474 ГК РФ владелец фирменного наименования вправе требовать прекращения его незаконного использования только от другого юридического лица. Вместе с тем, надлежащим ответчиком по делам о нарушениях прав на фирменные наименования в доменных именах, а также лицом, которое должно нести ответственность за указанные нарушения, в любом случае выступает администратор (владелец) домена независимо от того, является ли таким администратором физическое или юридическое лицо. Такой принципиально важный вывод следует из Постановления Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 г. № 9833/09 по делу № А40-53937/08-51-526 (далее – Постановление Президиума ВАС РФ № 9833/09), которым была устранена неопределенность по вопросу о надлежащем ответчике по делам о нарушении исключительных прав владельцев фирменных наименований и товарных знаков в сети Интернет. Таким образом, Президиум ВАС РФ признал неправильной судебную практику, когда к ответственности за незаконное использование товарного знака или фирменного наименования в доменном имени привлекалось юридическое лицо, информация о деятельности которого размещалась на сайте, в то время как доменное имя было зарегистрировано на физическое лицо. Кроме того, Президиум ВАС РФ не согласился выводами судов нижестоящих инстанций о невозможности нарушения физическим лицом права на фирменное наименование, отказавших со ссылкой на п. 4 ст. 1474 ГК РФ в удовлетворении иска в части нарушения права истца на фирменное наименование. В Постановлении Президиума ВАС РФ № 9833/09 также особо отмечено, что вступившая в действие часть четвертая ГК РФ не изменила его правовой позиции, изложенной в п. 16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 согласно которой неправомерным является использование фирменного наименования любыми третьими лицами.

Также важно отметить, что в случае, когда стороннее лицо удерживает доменное имя, тождественное или схожее с фирменным наименованием, обязательным для судов является установление добросовестности действий владельца доменного имени применительно к ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта Согласно критериям оценки недобросовестности конкуренции, содержащимся в Постановлении Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 г. № 5560/08 по делу № А56-46111/2003, регистрация доменного имени может быть аннулирована при наличии следующих условий:

  • спорное доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком;
  • у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
  • доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

При этом в соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ, изложенной в Постановлении от 18 мая 2011 г. № 18012/10 по делу № А40-47499/10-27-380, актом недобросовестной конкуренции может быть признано администрирование доменного имени не только юридическим, но и физическим лицом. Квалифицируя действия ответчика (физического лица) в качестве акта недобросовестной конкуренции, выступивший в качестве надзорной инстанции Президиум ВАС РФ отметил, что спорное доменное имя не отражает гражданского имени ответчика, а, кроме того, последний не является владельцем одноименного с доменным именем товарного знака или фирменного наименования.

Как показывает анализ арбитражной практики, суды признают нарушение прав на фирменное наименование при использовании доменного имени даже в тех случаях, когда ответчиком по делу выступает физическое лицо. Так, ФАС Московского округа в Постановлении от 27 сентября 2010 г. № КГ-А40/10685-10 по делу № А40-126843/09-51-1016 согласился с выводами судов нижестоящих инстанций, удовлетворивших исковые требования ООО «Интер Электрик» о запрете физическому лицу использовать в доменном имени обозначения interelectrik.ru, сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца и его товарным знаком. При этом суд со ссылкой на ст. 10-bis Парижской конвенции указал, что отсутствие у физического лица права на фирменное наименование не означает невозможности нарушения такого права физическим лицом.

В другом случае Арбитражный суд Московского области в Решении от 13 октября 2010 г. по делу № А41-22989/10 признал администрирование доменного имени физическим лицом нарушением исключительных прав истца на товарный знак, фирменное наименование и злоупотреблением правом. При вынесении указанного решения суд, в частности, исходил из того, что согласно ст. 128, 1225 ГК РФ фирменное наименование является интеллектуальной собственностью истца, который вправе распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ) по своему усмотрению, в т. ч. разрешая или запрещая другим лицам его использование, при этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Осуществление владельцем фирменного наименования и нарушителем права аналогичной хозяйственной деятельности

Из содержания п.3 ст. 1474 ГК РФ следует, что исключительное право владельца фирменного наименования обеспечивается правовой защитой только в тех хозяйственных сферах, в которых владелец фирмы и нарушитель права осуществляют аналогичную деятельность. Применительно к доменным спорам это может означать для владельца фирмы, чье исключительное право нарушено, необходимость доказывания факта введения в хозяйственный оборот аналогичного товара или услуги под спорным доменным именем. Вместе с тем, необходимо отметить, что в судебно-арбитражной практике на сегодняшний день не сложилось единых критериев по определению аналогичности хозяйственной деятельности правообладателя и нарушителя права.

Так, в одних случаях аналогичность деятельности истца и ответчика определяется судьями на основании формального совпадения видов их деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, закрепленных в соответствующих положениях учредительных документов сторон, лицензионно-разрешительных документах, а также отраженных в Едином государственном реестре юридических лиц. Примеры такого подхода можно увидеть в постановлениях Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2010 г. № 09АП-12737/2010 по делу № А40-117090/09-67-846, от 21 марта 2011 г. № 09АП-2976/2011 по делу № А40-99649/10-15-841, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 июля 2010 г. № 17АП-5513/2010-ГК по делу № А50-3118/2010, Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 июля 2010 г. № 18АП-6139/2010 по делу № А47-11594/2009 и др. Приведенный подход позволяет владельцу фирмы защитить свое исключительное право на фирменное наименование применительно не только к фактически осуществляемым на момент спора видам деятельности, но и ко всем прочим уставным видам деятельности, а также полностью согласуется с точкой зрения, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ № 9833/09. Согласно указанной правовой позиции нормы ст. 1475 ГК РФ связывают защиту исключительного права использования фирменного наименования с моментом государственной регистрации юридического лица, а не с моментом, когда юридическое лицо приступило к соответствующей деятельности.

В других случаях критерием противоправности использования фирменного наименования судьи считают не наличие потенциальной возможности введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов относительно принадлежности товаров (работ, услуг) одному лицу, а уже имевшие место факты такого заблуждения.[4] В качестве характерного примера можно привести Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 марта 2009 г. № 18АП-1044/2009 по делу № А07-9799/200. Отказывая в удовлетворении требований, суд исходил из того, что истцом не доказан факт введения в заблуждение контрагентов при заключении договоров. Аналогичная правовая позиция содержится в Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 31 января 2011 г. № Ф03-9785/2010 по делу № А73-5789/2010. В отсутствие доказательств, свидетельствующих о фактах заблуждения потребителей относительно выбора юридического лица при оказании сторонами спора соответствующих видов услуг, суд сделал вывод о недоказанности нарушения ответчиком исключительного права истца на использование фирменного наименования. При этом решение вопроса о смешении фирменных наименований зачастую ставится судьями в зависимость от совпадения не только характера и предмета реально осуществляемой сторонами деятельности, но и территориальной сферы такой деятельности сторон.[5] Представляется, что подобный подход, при котором во внимание принимается лишь фактически осуществляемая правообладателем и нарушителем права хозяйственная деятельность, а также применяется территориальный критерий, противоречит ст. 1475 ГК РФ, устанавливающей, что право использования фирменного наименования имеет общероссийские границы исключительности и возникает со дня государственной регистрации юридического лица.[6] Кроме того, учитывая виртуальный и экстерриториальный характер сети Интернет, применение такого подхода делает затруднительным или даже невозможным защиту доменного имени институтом фирменного наименования.

Что касается случаев, когда администратор спорного доменного имени не имеет на него законных прав (т. е. не владеет товарным знаком или фирменным наименованием, тождественным (схожим) с администрируемым доменным именем), то обязанность доказывания добросовестности использования доменного имени будет возложена именно на него. При этом фактическое неиспользование владельцем своего доменного имени с момента перехода к нему прав администрирования, равно как и отсутствие доказанных планов такого использования, будет являться главным свидетельством недобросовестного владения доменом.

Олеся Бобкова, генеральный директор юридической фирмы «Юстифика»

[1] Следует отметить, что в соответствии с буквальным толкованием ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о фирменном наименовании не включают в себя сведения об организационно-правовой форме.

[2] ВАС РФ согласился с выводами нижестоящих судов и в Определении от 23.10.2008 № 5130/08 по делу № А12-13635/06-С24 отказал в передаче дела в Президиум ВАС РФ.

[3] См. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу № А39-3998/2009.

[4] Представляется, что такой подход противоречит п. 6 ст. 1252 ГК РФ, согласно которому для судов необходимым и достаточным является лишь исследование вопроса о возможности введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента в результате сходства двух объектов.

[5] См. постановления ФАС Волго-Вятского округа от 30.03.2011 по делу № А29-3421/2010, ФАС Поволжского округа от 24.05.2010 по делу № А57-13391/2009.

[6] Как отмечено в п. 59 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», время начала хозяйственной деятельности не имеет значения: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

[7] См. Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 18012/10 по делу № А40-47499/10-27-380.


Бобкова, О. Судебная защита исключительного права на использование фирменного наименования в доменном имени [Текст] /О. Бобкова. // Корпоративный юрист. — 2012. — № 2. — С. 50-53.